http://www.sisvel.com/images/2016/20160511-LTE-Sisvel_LTE_Patent_Pool_-_Brochure_v6.pdf
标签： patent
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转: 十家你必須認識的NPE
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
在產業界內，沒有人喜歡到處提告的「專利蟑螂」，因為它們往往都是憑著手中幾件專利就隨意向大公司討賠償，光是繁複的法律程序就搞得企業內的法務和專利人員苦不堪言。如果放寬一點來看，其實包括個人發明者、大學以及政府或民間資助的法人研究機構，都可以被納入所謂的NPE（Non-practicing Entities，非專利實施實體）當中，也有像ARM之類專門以技術授權金為營收來源的業者。不管喜不喜歡，第一步都得先從認識他們開始。
猜猜看：一件專利可以提起多少件侵權訴訟？想要回答這個問題，必須得認識US 6,266,674 B1這件專利。這件2001年獲證、所有權人為eDekka LLC的專利，目前總共提起了超過兩百件的專利侵權訴訟，盯上了256個被告。如果這件專利未來繼續有效，這兩個數字必然還會再攀升。
2015年，NPE控告人數與提告案量雙雙成長
根據RPX的調查，NPE的活動，經過2014年的沉寂後，到了2015年又回到高峰。就案量來看，從2010年至2013年，美國每年的專利侵權訴訟案都維持在700~800案的成長，其中由NPE所發動的案件數量，一度出現每年翻倍成長的趨勢（圖1），但在2014年、也就是美國正式實施專利複審程序（Inter Partes Review, IPR）之後的兩年，整體的案量出現明顯下滑，卻在2015年又回到2013年左右的水準。
圖1：2010~2015年美國專利侵權案件量（按NPE/非NPE區分）
資料來源：2015 NPE Activity
若是從被告人數來看，NPE的活動力更為明顯。在2015年，NPE以及非NPE以專利侵權提告的人數總和，是五年以來第二多的，然而，其中屬於非NPE案件的被告為2485名，反而是五年來最少的。也就是說，在2015由NPE提告的人數（5349名），已經大幅超越了過去數年（圖2）。
圖2：2010~2015年美國專利侵權案件被告人數（按NPE/非NPE區分）
資料來源：2015 NPE Activity
美國專利侵權訴訟的變化，與專利複審程序的改革不無關係。本刊在前文（USPTO提交多方專利複審程序（IPR）修正建議）中曾經分析，美國發明法案（AIA）實施的多方複審程序，可以讓被控侵權的廠商向專利訴訟及上訴委員會（PTAB），以更透明、成本更低廉的方式提出專利無效的異議，無形中增加了NPE興訟的成本，所以在2014年才會出現專利侵權訴訟案量與被告人數減少的現象；但就2015年的數字來看，似乎NPE也已經逐漸熟悉這套規則，也發展出了新的應對之道。未來IPR程序是否還能發揮牽制NPE的效果？值得繼續關注。
另一方面，包括前文提及的eDekka LLC在內，RPX也依據提告人數，統計出2015年全美前十大的NPE（見表1）：
表1：2015年美國前10大NPE（按提告人數排序）
Rank NPE Defendants
1 Leigh M. Rothschild 139
2 eDekka LLC 102
3 IPNav 96
4 Empire IP LLC 81
5 Wi-LAN Inc. 75
6 CryptoPeak Solutions, LLC 65
7 Shipping & Transit, LLC 65
8 Hawk Technology Systems LLC 59
9 Olivistar LLC 57
10 Acacia Research Corporation 56
資料來源：2015 NPE Activity
從這份名單中可以發現，雖然有不少NPE僅以技術授權或訴訟維持營運，但排名第一的，卻是不折不扣的個人發明家。根據Rothschild本人的說法，比起把實際投入生產，他對於專心從事發明工作更有興趣。為了打點他的專利授權事業，Rothschild更成立了十家公司來分門別類管理他所發明的上百件專利。
美國前十大NPE 不乏專業發明人與資深科學家
此外，排名第五的Wi-LAN Inc.可是大有來頭，創辦人之一的Hatim Zaghloul在通訊領域就是個大師級人物，其所發明的WODFM技術也是IEEE在802.11a的產業標準。2014年，Wi-LAN Inc.的權利金收入就高達9千8百萬美元（約32億台幣）。
在美國，專利產業的發展百花齊放，即使大多數的NPE仍然以興訟為主業，但不可否認的是，NPE也讓只懂技術鑽研卻無力付諸生產的純發明家們，多了個獲利的機會。就算再怎麼不認同他們的濫訴手法，也必須正視此一現象的存在，並及早規劃應對方法，若是真的被盯上，恐怕就後悔莫及了。
參考資料：
2015 NPE Activity, PRX Corporation, 2016/01/04
Leigh Rothschild | Intellectual Ventures, Inventor Spotlight, Intellectual Ventures,
WiLAN -
转: USPTO提交多方專利複審程序（IPR）修正建議
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
2011年開始實施的美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act），堪稱近年來美國專利制度的最大一次變革；在實施滿四年之後，今年九月，美國專利商標局（USPTO）向美國國會提交了一份關於美國發明法案（AIA）的檢討研究報告，其中最值得台灣廠商注意的，就是多方複審程序的兩大修正建議。
2011年，美國國會通過了由Leahy以及Smith兩位議員領銜的美國發明法案（AIA），引進了許多新制度，大幅改變既有的美國專利遊戲規則，例如專利所有權的認定基準，從長年施行的先發明原則（first-to-invent）改變為先申請原則（first-inventor-to-file）、允許USPTO自訂專利年費規則、允許第三人在專利審查階段案提出先前技術等等；但最重要的，恐怕還是專利獲證後的異議程序。
根據AIA的規定，一項專利獲證之後，如果第三人有異議，可以在獲證之後的九個月內提出領證後複審（Post Grant Review, PGR），若是超過九個月，則需提出多方複審（Inter Partes Review, IPR）。兩項複審程序；其中PGR可針對專利的新穎性、進步性和專利文件缺漏提出異議，但IPR則只能對新穎性、進步性等可專利性的實質要件提出異議。
實施AIA後，專利獲證後異議程序更加接近司法運作
這兩項複審程序都必須由新成立的專利訴訟及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）進行審理。與過去的覆核（Re-examination）不同的是，PTAB的運作更加接近司法系統：對於每一件異議案，PTAB都會由三名資深審查官轉任的專利裁判員（Administrative Patent Judges, APJ）進行裁判，如果遇到特別困難的案件，可增加APJ的人數至七名，與司法系統中的聯席審判制度（en banc）類似。如果異議雙方對於PTAB的裁決結果不符，可再向管轄智財權案件的美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提請上訴。
Orrick Law Firm合夥律師張亞樵解釋，實施IPR的目的是為了改進過去覆核制度成本高昂、效率低落的缺點，進而使專利複審更透明而具彈性，例如只要異議人與專利權人達成和解（settlement），PGR與IPR的程序都可以隨時終止。自從2012年實施以來，PTAB每年的IPR收案量都相當顯著地成長，如2014年時聲請IPR的案件數共1310件，但2015年度光是上半年，IPR收件數就高達1319件（表1）。
表1：PTAB歷年IPR案件處理狀況統計
資料來源：http://uspto.gov
張亞樵指出，PTAB在累積了數千件的裁判經驗後，發現在IPR的審判程序上有兩點應該進行修正。首先，在實務上，美國許多非專利實施實體（Non-Practice Entity, NPE）會以同一件專利向不同廠商控告侵權，為了反制此類濫訴，遭控告的廠商都會向PTAB申請IPR；如此一來，就會有許多異議人對同樣一件專利申請多方複審，徒增行政上的困擾。PTAB建議的修正方向，就是參考美國民事裁判中的團體訴訟（class action）制度，讓在相近時間內、對於同一件專利提出IPR的異議人加入同一件裁判案，以減輕聲請人以及PTAB的負擔並加快IPR進程。
IPR的利害關係人揭露應給予補正機會
此外，在IPR程序中，聲請人必須在提出聲請時就列齊所有利害關係人（real parties in interest）。張亞樵指出，這一條規定對於「利害關係人」的定義太過於寬廣，以至於每年有許多IPR複審案，就是因為這項缺失而無法成案。他舉例，「如果一家公司把自己的專利分割出來成立一家新公司，這家新公司申請IPR時，母公司要不要列入利害關係人？或者當群創申請IPR時，鴻海算不算他的利害關係人？如果鴻海算，那鴻海旗下的子公司是不是也得全部列出來？」PTAB因此建議，因為利害關係人的認定在每個案例上都不盡相同，只要聲請人不是故意欺瞞，都應該允許其在事後一定期間內補充或修正，以免聲請人的權益因此受損。
不過，張亞樵還是提醒，雖然PTAB的運作相當接近司法審判，但與真正的民事訴訟還是有差距。「美國的民事程序允許中途加入新證據、加入新的原告或被告，但是IPR爭執的就是專利本身的專利性，」張亞樵解釋，在IPR中，獲勝的關鍵其實就是一開始提交給PTAB的書面資料，如果內容不夠充分，後續就很難扳回劣勢；而且，因為參與裁判的APJ都是資深的專利審查官，聲請人也應該有被問及專業技術問題的準備。總而言之，在提出IPR前就把事實以及技術相關資料準備妥當，不過度依賴訴訟技巧，就是在IPR中獲勝的關鍵。
資料來源：
「通訊產業專利趨勢與訴訟分析」研討會會議資料
Report to Congress – Study and Report on the Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act, USPTO, Sep. 2015 -
US Patent
Quick Search
参见：
http://ip-science.thomsonreuters.com.cn/searchtips/tisearchtips/
问题三、如何寻找美国专利权转让信息
评估一家公司的在美国的专利和专利申请拥有量时，大家通常会首先想到查找美国专利的“授权专利数据库”和“申请公布数据库”。但是仅在这两个数据库的“专 利权人”入口进行检索，得到的结果通常并不是该公司的实际专利拥有量，即检索中出现了文献的漏检。为何会漏检？这是因为，“授权专利数据库”和“申请公布 数据库”的数据仅是最初的专利权人和申请人，而专利申请被公开后或专利授权以后，因发生专利权转让等事宜，专利权人可能会发生变更，此时这两个数据库的数 据是不发生变化的，因此不能在这两个数据库中得出完整的结果。
要想完善检索结果，尽可能全面地了解一家公司的专利和专利申请拥有情况，还应该增加“专利权转移数据库”的检索。“专利权转移数据库”中含有“出让人（Assignor name）”和“受让人(Assignee name)”字段。从出让人入口检索，可以得到该公司转让给他人专利的情况，而从受让人入口检索，就可以得出该公司从他人手中获得专利权或专利申请权的情况，将“专利权转移数据库”的检索结果与前面两个数据库的检索结果合并之后，得出的才是目标结果。例：当我们希望检索联想公司在美国的专利时，我们可以按照如下方法操作：
1、 在Assignee/Applicant字段中输入lenovo；
2、 在US Reassignment Assignee字段中输入lenovo；
3、 将两个字段用逻辑算符“or”连接起来。
结论：使用“专利权人”和“专利受让人”合并检索得到的才是目标结果。在“专利权转移数据库”中需要注意的是：未决或被放弃的专利申请不能在此数据库中检 索到，还应注意：某些专利申请虽然经过了公开或授权程序，但由于存在一定的滞后期，则在“专利权转移数据库”中不能检索到。
在“专利权转移数据库”中还存在一种情况：专利权的质押和解除质押（SECURITY AGREEMENT，RELEASE OF SECURITY INTEREST OF PATENTS），即该公司将某些专利的专利权质押给了其它公司，虽然进行了质押，但专利权仍然属于该公司。问题四、怎样查找由美国政府投资产生的专利？
各国政府对于前瞻性技术或是新兴技术都会透过学术机构或是国家级研究单位法人研究机构，或者是产学研通力合作，进行技术布局与研发，希望技术能有效地商品 化。因此各国政府在前瞻技术开发上都扮演关键角色，尤其是美国政府，当然美国政府在知识产权上也享有相对的权利。一般而言，美国政府是基于两个原因而申请 专利：一是因为国防目的，美国政府申请专利后可排除他人申请该项专利；二是政府研发成果之技术移转。
只要是美国政府投入经费研究之技术，在美国专利说明书之正文中会出现一个特定字段——Government Interest；通常是正文开始的第一项，标题一般为 “STATEMENT OF GOVERNMENT INTEREST”或是 “STATEMENT OF GOVERNMENT RIGHTS” 。在此段落中说明该专利是由哪个或哪几个政府相关补助计划所衍生而来的，同时注明各项计划编号。
因此，如果我们想要了解美国政府在相关前瞻技术上进行了那些奖励研发，便可以经由Government Interest追踪由政府所赞助奖励的计划所衍生的相关专利，由于美国政府委托或是奖励赞助的研究通常有较先进的人力与设备，因此经常包括关键专利。
但是如果是要找有关某个专利分类号或是某项技术有多少政府专利，可以先输入技术关键词或是美国专利分类号、国际专利分类号，同时在文本框中输入：”government rights” or “government interest”，因为在专利说明书正文中有用statement of government rights，亦有用statement of government interest，为免遗珠之憾，两者应同时搜寻。问题六、怎样寻找核心专利？
一般来讲，核心专利指的是制造某个技术领域的某种产品必须使用的技术所对应的专利，而很难通过一些规避设计手段绕开。除了利用Derwent改写的标题摘要快速阅读专利之外，还有一些结构化的手段帮助我们快速定位核心专利。
1. 利用专利被引证次数来判断。引证专利是指由申请人在说明书中写明的、或者由审查员在审查过程中确认的与该篇专利文献技术内容相关的其它专利文献，在 Innovation中包含了17个国家的专利引证信息。通常情况下，专利越重要，被引证的次数就越多。在某领域内被引证次数最多的专利文献，很可能涉及 的就是该领域内的核心技术。换一个角度说，如果某项专利引证其他专利的数量越少，说明该项专利技术更基础；如果某项专利引证其他专利的数量越多，说明该项 专利技术已比较成熟，主要是对先前技术的改进。
2. 利用专利的同族专利成员数量来判断。同族专利的数量是衡量专利经济价值的重要指标，它可以反映出某项发明潜在的技术市场和经济势力范围。并且专利申 请人只有在对某国市场有预期的情况下，才会向该国提交专利申请。因此，通过分析申请人就某项发明在哪些国家提出了专利申请，有助于了解申请人的经营策略、 市场开发方向等。同样道理，一家公司如果为一项技术申请了大量同族专利，也可以从一个侧面反映出这项技术的重要程度。
3. 利用专利诉讼信息来判断。在美国的专利诉讼往往花费大量财力和时间，如果一件专利背后没有巨大的利益冲突，企业不会贸然进行专利诉讼。具体操作请参考问题17。
4. 利用美国政府的投资背景来判断。具体操作请参考问题4。
5. 利用EP专利的许可信息来判断。具体操作请参考问题6。
例：1）利用专利被引证次数判断专利重要性时，我们可以按照如下方法操作：
1、 点击检索结果页面中的功能按键Export & Reports；
2、 将count of citing patents（被引证次数）加入到右边下载列表中，导出成csv格式文件或者Excel2007格式的文件；
3、 在导出的excel表格中利用“排序”功能对count of citing patents一列做降序排序，可得到专利被引证次数由多到少的排列。
注意：导出数据时应该导出未经同族去重的专利数据，专利的去重会导致数据的遗漏，因为同族专利中的成员是分别在本国受到审查的，审查的对比文件会有不同。
例：2）利用专利同族数量判断专利重要性时，我们可以按照如下方法操作：
1、 将检索结果按照Inpadoc同族去重，并全选最外一层的专利家族代表；
2、 点击检索结果页面中的功能按键Export & Reports；
3、 将Inpadoc Family Members（Inpadoc专利家族成员）加入到右边下载列表中，导出成csv格式文件或者Excel2007格式的文件；4、 在导出的Excel表格中用公式计算Inpadoc Family Members的数量，用到的公式是：=(LEN(TRIM(F2))-LEN(SUBSTITUTE(TRIM(F2),” “,)))/2+1，其中F2代表的是Inpadoc Family Members所在的单元格坐标；
5、在Excel表格中利用“排序”功能对第4步计算出来的同族专利的数量做降序排序，可得到专利家族成员数量由多到少的排列。
注意：导出数据时应该导出经过同族去重的专利数据，如果按照未经同族去重的专利计算同族专利的数量，则排在前几位的一定都是同一件专利的家族成员。
